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律師談“技術交易與維權”
2014年第05期 作者:錢曄文 錢軍亮 沙海濤 商建剛等 閱讀 8,363 次
本期主持： 錢曄文 市律協會展業務研究委員會主任、上海歐申律師事務所律師
嘉 賓： 錢軍亮 上海市華誠律師事務所律師
沙海濤 市律協知識產權業務研究委員會委員、上海脫穎律師事務所律師
商建剛 市律協信息網絡與高新技術業務研究委員會主任、北京大成（上海）律師事務所律師
朱晶晶 市律協會展業務研究委員會委員、上海市華誠律師事務所律師
仲 奕 市律協知識產權業務研究委員會委員、上海市潤和律師事務所律師
王婉怡 上海歐申律師事務所律師
劉民選 市律協知識產權業務研究委員會副主任、市律協會展業務研究委員會委員、上海市錦天城律師事務所律師
吳民平 市律協知識產權業務研究委員會委員、上海市海華永泰律師事務所律師
瞿 淼 市律協信息網絡與高新技術業務研究委員會委員、北京市金杜律師事務所上海分所律師
沈 麗 市律協信息網絡與高新技術業務研究委員會委員、上海漢路律師事務所律師
文字整理： 林利黛
錢曄文：正值第二屆中國（上海）國際技術進出口交易會配套研討會召開，暨上海市律師協會知識產權宣傳周活動，今天律師們一起就技術交易法律問題作深入探討與跨界交流。隨著技術貿易開展，由技術轉讓合同產生的糾紛越來越多，我們首先來談談在合同的協商、訂立過程中應該注意哪些事項？具有哪些風險點？
錢軍亮：在履行技術合同中對于改進技術會有相應技術取得的問題。
1. 關于改良技術
一般理解改進技術是對原技術做出改進或者改良活動以后，產生技術上進步都可以納入改進技術，通常來講就有兩種可能性，一種可能性是通過改良活動以后產生重組性的技術，通過改良以后完全獨立創造新技術。就此而言，法律并沒有明確是重組技術還是完全的獨立技術，是否通過改良活動形成的技術都可納入改進技術范疇。
2.關于新技術的歸屬
通常在合同中對最終改進技術的歸屬有約定。根據《合同法》和最高院司法解釋，在合同當事人對改進技術歸屬沒有約定的情況下，對其歸屬也有原則性規定。但是到底對哪些技術推動改良活動產生屬于改進技術范疇，就這一點在業務中碰到過類似爭議，在起草合同文字過程當中需引起注意。在改進技術范疇中經常會遇到回授條款效率的問題，《合同法》、包括《技術進出口管理條例》，對于有關非對等單方面回授是禁止性的規定。
通過技術合同產生改進技術，期間會碰到改進池的問題，某一技術所有人，把技術同時許可給多個受讓人，后者或與出讓人共同改進產生新的技術，或同時納入所謂改進池或者專利池，分享改進技術成果，這就涉及到提示披露。因為作為技術合同具有相對性，作為被許可人只可以向相對方（許可人）要求繼續使用改進技術。無法知曉權利人和其他的被許可人之間產生的改進技術，對此合同有關披露義務需要作明確界定。
技術合同雙方在中外合作企業經營合同，以及所簽的有關技術許可的附屬文件中常約定，只要屬于外方提供核心技術的改進部分產權一律歸屬外方，涉及包含《合同法》第329條規定的禁止妨礙技術進步的合同條款規定。但若雙方約定，技術由合作企業所有，合作企業嗣后可通過回授方式轉讓給外方，中方在此案中提供輔助性技術，便產生了對等的條件（輔助性技術需歸中方）。
司法解釋禁止雙方非對等的方式進行技術回授的規定。一般外方提供核心技術，中方提供核心技術以外的一些輔助性技術，技術實際改進人可能是中方、外方，或合作企業。司法解釋進一步規定了“不對等”的幾種情況，如屬一方自行改進技術，對方不可無償獲得獨占使用權。
沙海濤：對企業而言，知識產權非常重要，如在交易過程中知識產權調查部分沒有做好，或未做到專業，損失將非常巨大，極有可能導致整個交易失敗。
1.知識產權盡職調查的目標
隨著中國企業走出去步子越來越快，越邁越大，最初資源性收購轉向技術類收購，技術類占交易額比重非常大。從買方角度：須確認目標公司知識產權、所有權、歸屬狀態及權利內容；確認公司產權、所有權、歸屬狀態、權利內容、確認權屬關系有無瑕疵和法律問題，確認對企業業務的貢獻度和在行業的競爭力，還要對資產進行評估，要預測潛在的專業風險。
賣方的角度：主要通過知識產權銷售實現價值最大化，最大限度地減少出現買方存在潛在欺詐，或失去陳述責任，還要規避第三方可能提出的一些要求。
2.調查的對象
作為律師要調查所有調查權項，除知識產權外，還涉及到不正當競爭、技術秘密。對此要分兩大類，一類是與商譽有關的，商標、商號、企業名稱等等，還有傳統技術領域的域名、發明、實用新型、外觀設計、著作權等。要對各項權限作具體調查：
首先是所有權歸屬，是否企業所有？專有或共有，抑或僅有使用權？如權利是第三方所有，則需考察許可方式，許可方式不同直接影響權利行使。
還有地域性調查，知識產權有地域性，專利只在特定區域內有效。關于時效性調查，如一項發明專利在中國保護時間20年，期間要續費和維持權利，發明經過15年，剩余5年時間價值如何評估？其中可能有很大的空間。
商建剛：對技術交易合同審查中的幾個要點須報以足夠重視。
一些技術可能在國外申請了專利，但在我國還沒有申請，希望把所謂的專利申請權交給中國公司，律師在起草合同中不僅要考慮到中國申請專利，還要想到此技術可能要到國外申請專利，反銷到外國。但若技術不成熟，花錢申請專利便沒有價值，這些問題是律師服務過程當中應為當事人作的思考。
律師首先與技術方進行了充分的溝通，對國內可能涉及的侵權主體有一概念；其次確定關鍵詞；再次鎖定某些產品，在項目上進行檢索。從多篇專利檢索報告篩選出重點專利進行內容分析、等同分析和文意分析，最后認定涉及侵權的內容，提出規避方案。若相關專利內容涉嫌無效，采取相應措施。
約定許可的許可費計算方式有多種，一種方案是查賬，合同法約定有關會計賬目計算方法，國外已有一些公司專門做資產許可收費、記賬、監管，中國尚沒有此類企業。而且這一類許可合同的約定當中存在大量的不規范。
二是審批過程產生的問題，涉及進出口首先到銀行辦結匯，然后向科委報審批做結匯手續，如企業沒有技術進出口權還需尋求相應的代理公司。許可合同在履行過程中基于新的情況，可能產生新的許可費用，每年許可費調整需重新備案，而結匯依據的合同可能與備案的合同不一致；此外，一方希望調整收費主體也會存在再次審批的過程，發生糾紛易出現多份合同不一致的情況。
朱晶晶：技術交易合同談判技巧的經驗、心得積累交流。
1.談判之前的準備
談判準備不僅僅是律師需要做的，包括客戶、整個談判組，在進入重大項目談判之前，都要做好：
（1）信息收集
將來簽訂合同交易對象公司背景情況。公司收購當中通常有盡職調查階段，重大項目談判之前，雖然不需要做到盡職調查那么詳細，但也是需要對于對方公司背景進行一定了解，如公司投資方、關聯公司。要對公司背景，包括其組織架構有一定了解，以高效的應對談判中的情況變化。
在技術交易當中技術背景。對于一些技術，包括知識產權的背景信息收集也很重要。比如說專利持有者，是不是有許可的情況，背景方面的了解，在整個談判過程當中也能夠提高效率，以便做交易結構安排。如果公司不是專利的持有者，談判的過程當中要進一步核實相關信息。
（2）談判人員組成
首先確定誰來主要把握談判節奏，誰來做最主要的決策。首先，此人要對項目最為熟悉，但未必職務最高，不建議最高職務者直接參與談判，易造成談判中的困境，使某些方面沒有退路。宜具有較強的語言表達、心理素質好的人入選。
其次確定輔助人員，包括商務方面輔助人員，或者技術方面輔助人員。配備一名律師，涉外方面配備翻譯，翻譯一定要對項目有很好的了解，讓該項目上英文較好的人擔任最為適宜。
（3）談判內容
首先認清交易架構，其次規劃項目流程，確定時間節點，如驗收時候和付款時間，再確定合同條款，此時更多是律師的工作，最后雙方對合同條款進行最終修改，基于大家談定的交易價格和項目流程的基礎上，從法律角度來框定一些雙方的約定。
2.談判方面技巧
其一，要分析談判對手，了解其權限范圍，以制定談判策略。其二，確定角色分工，以便打破僵局，找到雙方共同利益平衡點，化解雙方立場問題。
仲 奕：由軟件合同談技術合同履行實施。
軟件合同的重點一是許可模式。一種是標準軟件權利人和境內子公司同時向最終用戶直接許可。這種情況下通常和總承包方聯合進行招投標競標的；第二種模式境外母公司將基礎軟件和專業軟件授權或者許可給境內子公司，再分許可給總承包方，總承包方最后許可給最終用戶，這是一種跨境許可模式。
二是稅務安排。在國內軟件企業當中，對跨境許可存在支付和稅務安排上的誤區，當他收到總承包方支付款項以后，通常企業會開具一張簡單的增值稅發票，進行單一的稅制抵扣然后結賬。這種通常情況下會受到稅務局罰款，軟件產品、第三方軟件產品、技術服務都適用不同的稅率、稅種。之前技術服務是適用營業稅，營改稅將之改為6個增值稅，軟件產品是自發研發產品應該是17%，其中至少應該區別服務和產品。為了避免此類情況，經驗是支付和稅跟合同走，重點是介紹交易框架和許可模式。必須仔細的去審查軟件合同標的，軟件合同標的分為兩類：一類服務，第二類代碼文檔，這種分類法 一是解決了稅務方面安排；二是解決合同履行問題和知識產權問題。
第三是共有知識產權的問題，在這一交易模式當中，無論軟件供應商還是總承包方在談判委托開發軟件，或者履行合同時，都稱專有知識產權。但大部分情況下，是共有知識產權。現暫不主張雙方在這種情況下共有知識產權。原因是無論對于軟件供應商還是總承包方對于共有知識產權都不能單獨實施。簡而言之，如共有者不能單獨使用知識產權，寧可在條款上作部分讓步，讓對方單獨使用知識產權。
最后，大部分技術交易合同都是需要進行融資，通常采取上市的模式，在這種模式下，不建議用高比例違約金，在配合上市輔導過程當中，高額違約金意味著風險不可控，談合同的時候須盡量把可預見的損失寫明在合同當中。此時盡可能多的替代履行方案顯得更為合理。
錢曄文：前面各位都談了技術交易合同的訂立、履行等，下面我們再來談談技術交易維權的法律實務。
王婉怡：知識產權交易中應小心“搭售”的問題。
2004年微軟收到歐盟巨額罰單，因其在銷售操作系統軟件的同時搭售媒體播放器，兩個軟件當時作為一種捆綁，最終罰款高達4.97億歐元。
1.搭售的構成
如果買操作系統軟件必須同時買媒體播放器軟件，就構成一種強迫，微軟在操作系統市場里構成壟斷，如果你不用其媒體播放器軟件，就符合技術便利或商業便利，就產生所謂強制。
搭售的概念強調供應方要有一定的市場地位，利用壟斷地位的商業行為是否合法我們要考慮的。此時采購方可能存在被強迫，不接受搭售可能得不到所需商品，構成主觀上的被迫性，這是區別法律上的搭售和通常捆綁銷售最主要的要件。
最后，不同產品捆綁產生了不合理性。如果兩個產品捆綁在一起，是為了提高產品性能，使技術的使用更便利，更有效率，更符合商業原則，此類捆綁認為消費者是可以接受的。
2.搭售的表現形式
表現形式可以用幾方面分類，如通常有設備搭售售后服務、（專利）方法搭配材料；橫向搭售，包括相同性質知識產品的搭售、不同性質知識產權的搭售。這個是比較學理的分法，還有一些隱性的搭售，排除消費者對于第三方提供商品的選擇權。
搭售行為比較集中地體現在技術、專利許可，如作為被許可方，處理合同時要關注合同是否存在不適當的附屬義務，或者不適當的附屬條件。如購買銷售方其他的一些服務、必備零配件之外的商品，
對于一個搭售行為做一個合法性評價的原則是合理性原則，捆綁是否產生技術上、商業上一種合理性，如果沒有則可能有法律上的規制。規制搭售的法源包括對之有嚴格限制的美國法，國際公約包括《知識產權國際公約》，中國法上的規定可見于《合同法》、《反壟斷法》、《技術進出口管理條例》、《反不正當競爭法》，以及《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案例適用法律若干問題的解釋》。這些部門法構成統一體系，在我國形成了一個對知識產權領域限制性交易行為的規制。
劉民選：專利侵權認定和普通意義上的侵權認定不同，存在是否構成侵權行為的時間和法律節點。
發明專利分為申請日、公布日、授權日，在這幾個時間節點，對于專利權人來說意義不同，根據我國專利法申請在先的原則，發明專利申請日賦予專利申請人排他的申請權。對于發明專利公布日法律有明確規定。第三個時間節點是授權日，字面理解是法律上完整的授權。
在三個階段的法律含義下，如何認定侵權？發明專利申請日到發明專利公布日，生產、銷售或者使用了同一產品，有沒有構成侵權？在發明專利申請日之后生產的；在發明專利公布日銷售的；在發明專利授權日還在使用的，如果對于同一個產品是不構成侵權的，這在最高院有相關案例，有具體解釋，事實上其中還涉及行為的因素。
在對法律理解和法律認可的情況下，我們技術交易才有準確把握。在時間節點下對應的一個專利具有的穩定性，一般人來說申請之后可以做哪些事情，我們技術交易當中如何評估對方交易的情況。
吳民平：展會知識產權維權需讓證據說話。
1.維權的基本證據
維權時的基本證據分成三種類別：
權利證據———四海家具公司對家具外觀進行外觀設計專利的申請和保護。手握的外觀申請專利，成為訴訟中“最硬”的證據。
侵權證據———展會中發生了何種侵權行為？除把侵權行為固定下來之外，還要分析侵權結果，后者通常不易認定，但是對定性有著非常重要的作用，因為會影響到案件金額認定和定性。
索賠證據———侵權行為造成多大傷害？是直接的還是間接的。通常情況下很難證明損失與獲利，法定賠償由法官裁量，新《商標法》把法定賠償額調整到300萬，在此范圍之內法官可以自由裁量。
2.證據的取得
發現其他參展企業存在侵權行為，可以有幾個選擇：公證取證，經過公證采集到的證據效力最高。當事人在有選擇的情況下盡可能做公證。訴前證據保全，短短三天時間取證，很多情況未來得及聯系公證員就已經撤展，但訴前證據保全可以解燃眉之急。申請法院調查，取證時間非常有限的情況下如何保證取得相應證據？此時需要法院的調查令。申請行政機關取證，廣義的取證機關，如進行的知識產權執法的公安局經偵大隊，可以作為非常重要的取證主體。
3.競爭中當事人需要注意的問題
展會特點是產品、人員、時間比較集中，要在這樣一個場合解決問題有客觀上的難度，首先建議確定保護方案，發現侵權跡象馬上以維權方案應對。二是展會過程當中進行信息收集，哪幾家同行賣同樣產品，哪些產品在技術方面存在侵權，條件允許時通過公證的手段買回侵權產品，以便取證。三是溝通，包括與律師、技術人員、相關部門（如版權局、專利局、工商局）在合法范圍之內溝通。四是在展會之后對證據進行評估，按照律師安排有序有選擇地進行釋放，然后確定索賠方案。
總而言之，展會當中維權，一定要讓證據來說話，也應適時地讓律師來說話。
瞿 淼： 技術交易涉訟案件的應對應“找原因、抓重點、重形式”。
1.爭議的原因
首先合同訂立環節出現問題，盡職調查不充分是最常遇到的、引起所有糾紛的問題。如大眾集團、寶馬集團競購勞斯萊斯汽車公司，最終大眾以8億美元價格將勞斯萊斯收入囊中，而最終將勞斯萊斯車推到市場上的是寶馬。大眾購入勞斯萊斯所有技術工人生產線，但收購范圍里并不包括勞斯萊斯商標。而掌握商標權的寶馬以大眾收購價的1/10買入商標。所幸雙方握手言合，2003年之后寶馬獲得一攬子勞斯萊斯汽車知識產權。
2.重點爭議
近年來大量中國公司赴境外采購技術，而在付款期限上遇到限制。外方律師起草合同，簽訂合同5日內付清款項，實施過程中發現由于外匯政策，企業面臨一系列手續，5日內無法完成付款義務，完全不切合我國實際。
其次，合同履行過程中一方反悔，或者對合同條款理解不一致，或者出現形勢變化，包括經濟的變化、政策的變化、有第三人出來主張權利、公司經營出現問題，暴露出之前被遮掩過去的問題，都是產生糾紛的原因，當然還有惡意的情況。
3.糾紛解決
糾紛解決需注意有相關條款，訴訟、仲裁、ADR（替代性爭端解決方式），或其他的解決方式。
關于管轄，如合同指定管轄法院為美國法院，可能面臨對方在美國無可執行財產，相應判決在中國又得不到承認的問題；而仲裁條款非常靈活，對選擇仲裁方式一定要充分利用仲裁提供給我們的靈活性。
此外，爭議解決方式決定證據收集方式，首先考慮證據的作用，再思考如何收集和固定。需強調養成證據的意識，律師發傳真，要把傳真發送報告歸集，法院寄出的EMS，要將EMS單歸集，固定有形的證明；電子證據大量通過電子方式完成，電子郵件等方式有沒有得到仲裁時候的認可，有沒有辦法將來得到有用的證據，包括意外的證據，都是事先應當確定的。最后，涉及于域外的證據，要有該國的公證、認證手續。
沈 麗：在廣義的技術交易概念下，技術合同的高發案例集中在技術服務合同和技術委托開發合同。
從市場或者訴訟實務的角度來看，技術開發合同涉及的主體，IT企業占較大部分。順著這一思路，較著名的案例有2012年北京某涉IT服務的技術合同糾紛案件，某軟件公司向某科技型企業提供技術服務，合同交易金額40萬，技術服務內容主要涉及源代碼開放和技術服務，案件訴訟過程當中，科技型企業提出反訴，請求要求合同解除。
法院爭議焦點主要集中在：合同約定“合作方是某軟件公司向某科技型企業開放某源碼和甲方現有的服務知識產權，產品知識產權仍歸甲方所有”，對于此條款，軟件公司認為開放源代碼屬于提供技術服務，而科技型企業認為提供源代碼區別于提供技術服務。
判決未支持某科技型企業提出的合同解除訴請，理由是合同中沒有約定合同解除條件，據此法院根據《合同法》判斷是否適用法定解除，而合同實施源代碼開放或實施服務未規定履約期限，合同履行期限長達三年，法院認為雖然某軟件公司未完全提供源代碼，且沒有提供相應服務，但作為接受方某科技型企業可要求提供服務這一方繼續履行合同。
此案中，就合同的措辭、履行期限等反映出來的問題值得律師借鑒。
錢曄文：今天的交流很有意義，感謝各位律師各抒己見、集思廣益的討論，謝謝大家。●
（本文內容根據錄音整理，為嘉賓個人觀點。研討會詳細內容可參見東方律師網。）
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